Perchè proteggere la proprietà intellettuale: rischi e strumenti

La proprietà industriale rappresenta un asset fondamentale per le imprese che spesso, frenate dal timore di dover sostenere costi eccessivi e poco informate sulle agevolazioni, non investono nella sua tutela.

Con questo breve articolo si intende offrire qualche spunto sulle ragioni che dovrebbero spingere a considerare di adottare misure volte a proteggere la propria creatività e, comunque, le informazioni riservate.

Lo scorso 14 giugno è stato pubblicato l’esito dell’indagine condotta dall’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, sulle piccole e medie imprese dell’Unione e sul loro rapporto con la proprietà intellettuale.

Dall’intervista, che ha riguardato 9.000 PMI, è emerso che:

• le misure di protezione più utilizzate sono i nomi a dominio di Internet e gli accordi di riservatezza;
• il 60% delle aziende che possiedono diritti di proprietà intellettuale afferma che proteggerli ha avuto effetti positivi sulla loro attività;
• circa 1/3 dei titolari di diritti di proprietà intellettuale ha subito violazione dei suoi diritti, tuttavia, per il 12%, non ha avviato azioni a fronte delle stesse.

Dal 13 al 19 giugno si è svolta anche la Settimana Anticontraffazione con il patrocinio dell’UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della quale, sulla base delle analisi dell’Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e dello studio MiSE-Censis, è emerso come il fenomeno della contraffazione sia sempre più capillare ed evoluto.

Si parla, oggi, di contraffazione liquida caratterizzata:

i) dalla differenziazione, per qualità e prezzo, dei prodotti contraffatti;

ii) dalla diversità dei target di riferimento;

iii) dalla moltiplicazione dei canali di commercializzazione;

iv) dalla trasformazione della piattaforma logistica;

v) dalla variazione della fenomenologia nei diversi territori.

Così, se in città ad alta capacità di spesa come Milano, si stanno sviluppando nuovi fenomeni quali la vendita di prodotti di alta qualità in temporary stores a ciò dedicati e di veri e propri tour del falso per i turisti dell’Est Europa e dell’Estremo Oriente, la Lombardia, ed in particolare l’area intorno a Malpensa, si rivela centrale per lo smistamento delle merci in tutta Italia, considerato che l’aeroporto è uno dei maggiori hub europei per la distribuzione dei prodotti contraffatti e che vi sono ampi e numerosi siti industriali dismessi perfetti per il loro stoccaggio.

In un simile quadro, se la Lombardia si distingue anche per l’efficacia delle azioni di contrasto del fenomeno con un incremento, fra il 2008 ed il 2015, del 76% dei pezzi sequestrati e del 206% di sequestri, appare evidente la necessità, non solo per le grandi ma anche per le piccole e medie imprese, di adottare idonee misure di protezione.

A differenza del deposito dei nomi a dominio di Internet, il ricorso allo strumento del marchio e del brevetto appare ancora ridotto, probabilmente in ragione delle considerazioni sui costi del deposito.

In realtà, le agevolazioni fiscali non sono di poco conto: da ultimo, il regime del Patent Box introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi da 37 a 45) che consiste in una detassazione dei redditi “derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

Segnatamente, i redditi derivanti dall’utilizzo diretto ovvero dalla concessione in uso (ad esempio licenze) dei suddetti beni immateriali non concorrerà a formare il reddito di impresa complessivo in quanto esclusi per il 30% nel periodo di imposta 2015, il 40% nel periodo di imposta 2016 ed il 50% nel periodo di imposta 2017 e successivi.

Nel caso, invece, di redditi derivanti dalla cessione dei beni immateriali, è prevista una loro esclusione dal reddito imponibile a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione medesima sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo o di mantenimento o accrescimento dei beni immateriali stessi.

E’ importante evidenziare che il regime italiano del Patent Box è particolarmente favorevole rispetto a quello vigente in altri paesi europei. Questo perché, a differenza di quanto previsto dalle raccomandazioni OCSE in materia, già osservate in altri ordinamenti, l’elenco dei beni immateriali produttivi di reddito detassabile ricomprende anche i marchi di impresa ed il Know How commerciale.

Questa situazione più vantaggiosa è però transitoria poiché, entro la fine del 2016, anche l’Italia dovrà adeguarsi al modello OCSE e, quindi, ridurre le categorie di beni immateriali ammessi al beneficio escludendone, appunto, marchi e Know How commerciale.

Come emerso dall’indagine dell’EUIPO precedentemente citata, più ampio è invece l’utilizzo dei cosiddetti accordi di riservatezza o, per dirla con un acronimo, NDA, non disclosure agreement.

Si tratta di accordi con i quali una parte (parte rivelante) rivela all’altra parte (parte ricevente) informazioni confidenziali che debbono essere mantenute segrete, pena la violazione dell’accordo stesso. Tali accordi possono essere anche mutui quando entrambe le parti rivelino e si obblighino a mantenere segrete informazioni riservate e vengono tipicamente utilizzati laddove sia necessario rendere note alla parte ricevente notizie relative a brevetti non pubblicati, know-how, informazioni finanziarie, strategie commerciali.

Quando utilizzarli? Certamente in caso di:

• relazioni commerciali con possibili fornitori e collaboratori;
• trattative per la conclusione di accordi di licenza;
• operazioni straordinarie;
• due diligence;

nonché per regolare i rapporti tra datore di lavoro e dipendente quando, a seguito della cessazione del rapporto, viene meno l’obbligo di fedeltà.

Cosa devono contenere? Oltre all’identificazione delle parti dell’accordo, è fondamentale che vengano indicate in modo specifico le informazioni riservate posto che la normativa comunitaria stabilisce che il Know how debba essere individuato e in considerazione del fatto che, in caso di violazione dell’accordo, una previsione generica come “tutte le informazioni che vengono comunicate” potrebbe essere ritenuta non sufficientemente determinata per ottenere una tutela risarcitoria.

E’ bene altresì precisare le modalità di acquisizione delle informazioni, specificando se vengono comunicate solo attraverso documenti scritti o anche verbalmente (in tal caso è consigliabile, in ogni caso, lasciare in un tempo ragionevolmente breve traccia scritta della rivelazione dell’informazione) ovvero mediante visione diretta, ad esempio durante la visita agli stabilimenti. E’ altresì opportuno indicare che le informazioni debbono considerarsi riservate indipendentemente dal supporto tecnico nel quale siano contenute.

Normalmente vengono poi individuati i casi in cui debba ritenersi esclusa la confidenzialità dell’informazione che tipicamente si verificano allorquando:

• le informazioni erano già di dominio pubblico alla data di sottoscrizione dell’accordo o lo sono diventate successivamente, senza fatto o colpa imputabili alla parte ricevente;
• le informazioni erano già in possesso della parte ricevente alla data di sottoscrizione dell’accordo e non erano state fornite, direttamente od indirettamente, dalla parte rivelante;
• le informazioni vengono comunicate alla parte ricevente da terzi senza vincoli di segretezza, successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo.

Fra gli obblighi della parte ricevente oltre a quello di non rivelare quanto appreso è sempre opportuno:

i) pattuire che le informazioni siano riferite esclusivamente ai dipendenti ai quali è strettamente necessario per l’esecuzione dell’operazione sottesa all’accordo;

ii) specificare che analogo obbligo di riservatezza valga per eventuali consulenti terzi dei quali la parte ricevente debba avvalersi.

Infine, dovranno essere previsti la durata dell’accordo ed il termine della confidenzialità, la legge applicabile in caso di parti di differente nazionalità e l’autorità competente a dirimere eventuali controversie. E’ poi buona norma pattuire, quali deterrenti all’inadempimento, specifiche penali per la violazione dell’accordo.

Per concludere va in ultimo ricordato che, il 27 maggio scorso, il Consiglio di Europa ha adottato la Direttiva, cosidetta Trade Secrets, “sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”. Con tale provvedimento, cui dovrà far seguito, entro due anni, una legge di recepimento nazionale, viene introdotta una definizione comune del know-how e delle informazioni commerciali riservate e vengono individuate comuni misure di protezione.

Per segreto commerciale, ai sensi dell’art. 2 della predetta Direttiva, si intenderanno quindi in tutta l’Unione quelle informazioni che soddisfino i seguenti requisiti:

a) siano segrete nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupino del tipo di informazioni in questione; 

b) abbiano valore commerciale in quanto segrete;

c) siano state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

La notizia è importante perché ad oggi non tutti i membri dell’Unione hanno adottato una definizione di segreto commerciale o della sua violazione, di talchè anche l’individuazione dell’ambito di tutela del know-how nei singoli Paesi è ardua e la disomogeneità normativa si ripercuote non solo sugli investimenti in innovazione ma anche sulla cooperazione transfrontaliera tra le aziende.

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